1. Úvodné poznámky k zmluvným typom, predmetom ktorých je priemyselné vlastníctvo

Predmety priemyselného (ako aj iného duševného) vlastníctva môžu byť predmetom právnych vzťahov, najmä predmetom zmlúv. Súčasná platná právna úprava pojem duševné vlastníctvo ale ani pojem priemyselné vlastní c- tvo nevymedzuje. V § 1 ods. 3 Občianskeho zákonníka (zákon č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov – v texte aj „OZ“) sa nie presne uvádza: „Občiansky zákonník upravuje aj právne vzťahy z duševného vlastníctva, ak ich neupravujú iné zákony“. Do Občianskeho zákonníka boli doplnené ustanovenia, ktoré sa výslovne týkajú duševného vlastníctva. Ide o § 442a, ktorý sa týka náhrady ujmy a to ako nemajetkovej tak aj majetkovej v súvislosti s porušením práv vyplývajúcich z duševného vlastníctva a § 458a, ktorý upravuje bezdôvodné obohatenie získané porušením práv z duševného vlastníctva. Aj v Občianskom súdnom poriadku došlo predovšetkým k úprave predbežných opatrení týkajúcich sa porušenie práv k duševnému vlastníctvu a k úprave zabezpečenia dôkazov v súvislosti s porušením alebo ohrozením práv vyplývajúcich z duševného vlastníctva.

Z úplne najnovších zákonov, ktoré boli prijaté, a v ktorých sa používa pojem duševné vlastníctvo je aj zákon č. 6/2011 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách. V § 62a tohto zákona sa uvádza, že záverečná práca študenta nesmie okrem iného porušovať práva duševného vlastníctva tretej osoby. Tak by sme mohli pokračovať ďalej. Možno uviesť, že pojem duševné vlastníctvo (intellectual property) ako aj priemyselné vlastníctvo, v našej právnej terminológii vžil a v právnych normách sa vyskytuje čoraz častejšie.

V rámci tohto príspevku sa zameriame iba na oblasť priemyselného vlastníctva ako predmetu zmlúv.

Do oblasti práva priemyselného vlastníctva patria:

A) priemyselné práva,

B) práva obdobné priemyselným právam.

Ad A): Priemyselné práva delíme do dvoch základných skupín, a to:

a) priemyselné práva na výsledky tvorivej duševnej činnosti, kde patrí

– patentové právo (právo vynálezov),

– právo dizajnov,

– právo úžitkových vzorov,

– právo topografií polovodičových výrobkov,

– právo odrôd rastlín;

b) priemyselné práva na označenie, ku ktorým patrí

– známkové právo (právo ochranných známok),

– právo označení pôvodu výrobkov a zemepisných označení výrobkov,

– právo obchodných mien.

Ad B): Medzi práva obdobné priemyselným právam patria:

a) práva obdobné priemyselným právam na výsledky tvorivej duše v- nej činnosti, kde možno zahrnúť

– zlepšovateľské právo (právo zlepšovacích návrhov),

– právo nových spôsobov prevencie, diagnostiky chorôb a liečenia ľudí a zvierat a ochrany rastlín proti škodcom a chorobám,

– právo know-how;

b) práva obdobné priemyselným právam na označenie, kde možno zahrnúť

– logo,

– doménové mená.

S problematikou priemyselných práv na označenie veľmi úzko súvisí aj ochrana osobnosti (pokiaľ ide o ochranu mena) ako aj ochrana názvu a dobrej povesti právnickej osoby.

Nie všetky predmety priemyselného vlastníctva však môžu predmetom prevodu či poskytnutia práv na používanie (licencie). Tak napríklad obchodné meno možno previesť iba spolu s predajom podniku, teda samostatne prevo-

diteľné nie je. Obchodné meno nemôže byť ani predmetom licenčnej zmluvy. Predmetom licenčnej zmluvy nemôže byť ani označenie pôvodu výrobkov či zemepisné označenie výrobkov.

Pokiaľ ide o zmluvné právo a priemyselné vlastníctvo treba uviesť, že v praxi sa najmä uzatvárajú :

– zmluvy o vytvorení predmetov priemyselného vlastníctva

– zmluvy o prevode predmetov priemyselného vlastníctva,

– zmluvy o využívaní (používaní) predmetov priemyselného vlastníctva (licenčné zmluvy),

– záložné zmluvy, predmetom ktorých sú predmety priemyselného vlastníctva,

– zmluvy ( zmiešané), ktoré okrem iného obsahujú aj dojednania, ktorými sa riešia otázky vytvorenia a využívania predmetov priemyselného vlastníctva (napr. zmluva o dielo).

Okrem toho sa uzatvárajú v zmysle priemyselnoprávnych predpisov zmluvy (dohody)

– medzi spolupôvodcami navzájom (napr. podľa § 10 ods. 3 PZ, § 19 ZÚV),

– medzi pôvodcom a zamestnávateľom (napr. podľa § 11 ods. 1 PZ, § 11 ods. 5 ZÚV),

– zmluva (dohoda) medzi zlepšovateľmi navzájom a

– zmluva medzi zlepšovateľom a zamestnávateľom v zmysle § 73 ZVZN.

Z hľadiska charakteru zmlúv, uzatváraných ohľadne predmetov priemyselného vlastníctva, môže ísť o zmluvy občiansko-právne ale i obchodno-právne. Obchodný zákonník nezaradil licenčnú zmluvu medzi tzv. absolútne obchody (porovnaj § 261 ods. 3 OBZ) a preto, ak by licenčnú zmluvu uzatvárali pôvodca na strane jednej a podnikateľský subjekt na strane druhej bude potrebné v zmysle § 262 OBZ dohodnúť písomne, že sa ich záväzkový vzťah bude spravovať Obchodným zákonníkom.

Zmluvy medzi spolupôvodcami navzájom a zmluvy (dohody) uzatvárané medzi zlepšovateľmi ako aj zmluvy medzi zlepšovateľom a zamestnávateľom majú povahu občiansko-právnu.

Pri uzatváraní zmlúv predmetom ktorých je obchodné tajomstvo resp. podľa ktorých je potrebné osobitne chrániť určité informácie treba pripomenúť, že je možné využiť aj úpravu v § 271 OBZ. Podľa tejto úpravy ak si strany pri rokovaní o uzavretí zmluvy navzájom poskytnú informácie označené ako dôverné, nesmie strana, ktorej sa tieto informácie poskytli, prezradiť tretej osobe a ani ich použiť v rozpore s ich účelom pre svoje potreby a to bez ohľadu

či dôjde k uzavretiu zmluvy alebo nie. Kto poruší takúto povinnosť je povinný na náhradu škody podľa ustanovení § 373 nasl. OBZ. Aktuálne to bude najmä pri rokovaní o poskytnutí know-how, ktoré tvoria spravidla informácie, znalosti či vedomosti ktoré nie sú inak dostupné či známe.

Na všetky zmluvy, bez ohľadu či pôjde o občianskoprávne alebo obchodnop- rávne, bude potrebné aplikovať všeobecné ustanovenia o právnych úkonoch v Občianskom zákonníku (§ 34 až 51).

2. Zmluvy o vytvorení predmetov, ktoré možno priemyselno-právne chrániť

V oblasti práva priemyselného vlastníctva sa zmluvy o vytvorení nevyskytujú tak často, ako v oblasti autorského práva. Výnimkou sú zmluvy o vytvorení ochrannej známky, či loga. Vzhľadom na skutočnosť, že priemyslenoprávne predpisy neupravujú otázky týkajúce sa vytvorenia ochrannej známky, zmluva o vytvorení ochrannej známky môže mať skôr autorskoprávnu povahu, nakoľko označenie, ktoré sa má prihlásiť ako ochranná známka (najmä pokiaľ pôjde o obrazovú ochrannú známku), môže byť autorským dielom. Rovnako autorským dielom môže byť aj logo.

Predmety spôsobilé na priemyselnoprávnu ochranu v praxi vznikajú na základe rôznych typov zmlúv. Často sa takéto zmluvy uzatvárajú medzi subjektmi, ktoré chcú spolupracovať na vytváraní nových technológii, výrobkov, na ochrane životného prostredia, či ohľadne ochrany zdravia, vytváraní rôznych modelov či programov riadenia, výroby a pod. Ide spravidla o zmluvy o spolupráci, pričom pri ich uzatváraní nie je zrejmé a často sa s tým ani nepočíta, že by mohli vzniknúť také výsledky, ktoré by bolo možné priemyselnop- rávne chrániť. A tak často sa v praxi uzatvárajú dodatky k takýmto zmluvám, kde sa dohodne aj právny režim k vytvoreným riešeniam, ktoré je možné priemyselnoprávne chrániť ako aj spôsob rozdelenia výdavkov spojených so získaním priemyselnoprávnej ochrany, ako aj spôsob rozdelenia príjmov.

3. Zmluvy o prevode predmetov priemyselného vlastníctva

Zmluvami o prevode predmetov priemyselného vlastníctva sa vlastne prevádza majiteľstvo k týmto nehmotným statkom z doterajšieho majiteľa ( spolumajiteľov) na nového majiteľa (spolumajiteľov) a v dôsledku toho o prevod práv na predmety priemyselného vlastníctva.

Osobitné normy priemyselného vlastníctva upravujú aj základné náležitosti zmlúv o prevode predmetov patriacich medzi priemyselné práva. Ako sme už vyššie uviedli, nie všetky predmety priemyselného vlastníctva môžu byť predmetom prevodu. Pre všetky zmluvy o prevode sa požaduje písomná forma. Nedodržanie písomnej formy zmluvy má za následok jej absolútnu neplatnosť. Prevod predmetu priemyselného vlastníctva môže byť odplatný, alebo aj bezodplatný. Cenu za prevod možno určiť podľa odborného posúdenia či znaleckého posudku.

V prípade bezodplatného prevodu pôjde o zmluvu o darovaní, na ktorú bude potrebné použiť ustanovenia Občianskeho zákonníka o darovacej zmluve. Ak pôjde o odplatný prevod napríklad patentu, dizajnu či ochrannej známky, zmluva sa bude riadiť príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka alebo Občianskeho zákonníka. Pôjde o tzv. inominátne obchodnoprávne zmluvy uzatvárané podľa 269 ods. 2 OBZ alebo o tzv. inominátne zmluvy občianskoprávne uzatvárané podľa § 51 OZ. Môžeme rozlišovať:

a) zmluvy o prevode predmetov priemyselného vlastníctva, ktoré sú priemyselnoprávne chránené a zapísané v príslušnom registri a

b) zmluvy o prevode ostatných predmetov priemyselného vlastníctva.

Ad a) : Medzi tieto patria zmluva o prevode patentu, dizajnu, úžitkového vzoru, topografie polovodičového výrobku, šlachtiteľského osvedčenia, ochrannej známky,

Ad b) : Medzi tie patria zmluvy o prevode know-how, resp. riešení, ktoré možno prihlásiť k ochrane, zmluvy o prevode loga alebo doménového mena.

Zmluva o prevode musí byť platná, pričom jej účinnosť, ak nie je dohodnuté inak, nastáva súčasne s jej platnosťou. Pokiaľ ide o predmety priemyselného vlastníctva, ktoré sa zapisujú do príslušného registra, uvedené pod písm a), u týchto zmlúv prevod nadobúda účinky voči tretím osobám odo dňa zápisu do príslušného registra. Úrad je povinný prevod zapísať do registra najneskôr šiestich mesiacov od doručenia zmluvy o prevode.

4. Zmluvy o poskytnutí práv na využívanie (používanie) predmetov priemyselného vlastníctva

Zmluvou o poskytnutí práva na využívanie či používanie predmetov priemyselného vlastníctva majiteľ predmetu priemyselného vlastníctva poskytuje inému, za dohodnutých podmienok, právo (licenciu) využívať či používať predmet (predmety) priemyselného vlastníctva.

V zmluve možno dohodnúť, či počas trvania zmluvy bude môcť majiteľ využívať (používať) tento predmet, alebo sa využívania (používania ) zdrží.

Zmluvy o využívaní sa najčastejšie uzatvárajú ohľadne vynálezu (patentu), dizajnu, úžitkového vzoru, topografie polovodičového výrobku, novej odrody rastliny, zlepšovacieho návrhu alebo know-how.

Zmluvy o používaní sa uzatvárajú ohľadne ochrannej známky alebo loga.

A. Licenčné zmluvy

Licenčnou zmluvou sa poskytuje nadobúdateľovi právo na využívanie či používanie predmetov priemyselného vlastníctva. Predmetom licenčných zmlúv môže byť poskytovanie práv na využívanie akýchkoľvek predmetov priemyselného vlastníctva okrem označenia pôvodu výrobkov, zemepisného označ e- nia výrobkov a obchodného mena, pri ktorých to právna úprava nepripúšťa.

Základná právna úprava licenčných zmlúv je obsiahnutá v Obchodnom zákonníku ( § 508 až 515 ). V súčasnosti je licenčná zmluva upravená aj v Autorskom zákone č. 618/2003 Z.z.

V Obchodnom zákonníku sú zakotvené základné ustanovenia licenčnej zmluvy na predmety priemyselného vlastníctva. Túto úpravu môžu účastníci licenčnej zmluvy v zmluve doplniť.

Pretože Obchodný zákonník nezaradil licenčnú zmluvu medzi tzv. absolútne obchody, je možné v zmysle § 26l ods. 3, túto úpravu použiť na vzťah medzi podnikateľmi. V ostatných prípadoch si môžu zmluvné strany v zmysle § 262 OBZ dohodnúť, že ich záväzkový vzťah sa bude riadiť Obchodným zákonníkom, alebo uzavrieť inominátnu (nepomenovanú) zmluvu v zmysle § 5l OZ.

Právna úpravy licenčnej zmluvy v Obchodnom zákonníku je dispozitívna s výnimkou § 509 ods. l OBZ, podľa ktorého, ak sa na výkon práva poskytnutého na základe licenčnej zmluvy, vyžaduje zápis do príslušného registra, je potrebné ho vykonať. Vo všetkých ostatných otázkach platí zmluvná voľnosť. Toto kogentné ustanovenie však platí aj pre prípady, keď sa licenčná zmluva uzatvára ako inominátna zmluva podľa § 51 Občianskeho zákonníka.

Licenčná zmluva musí byť urobená písomne. Nedodržanie písomnej formy licenčnej zmluvy má za následok absolútnu neplatnosť tohoto právneho úko-

V zmysle § 508 OBZ poskytovateľ licencie oprávňuje licenčnou zmluvou na predmet priemyselného vlastníctva nadobúdateľa na výkon práv z priemyselného vlastníctva v dojednanom rozsahu a na dojednanom území. Nadobúdateľ licencie sa pritom zaväzuje poskytnúť poskytovateľovi licencie určitú odplatu, spravidla peňažnú, alebo inú majetkovú hodnotu (napríklad poskytnutie tovarov alebo služieb a pod.).

Platná práva úprava pre oblasť licencií nemá takmer žiadne obmedzenia, okrem ustanovení v zákone č. 136/2001 Z.z. o ochrane hospodárskej súťaže.

V zmysle §508 OBZ podstatnými náležitosťami licenčnej zmluvy, ktoré musia byť v zmluve dohodnuté sú:

a) predmet licencie,

b) rozsah licencie,

c) územie, na ktorom sa budú práva z licenčnej zmluvy vykonávať,

d) cena licencie.

Okrem týchto náležitostí je možné v zmluve dohodnúť aj

e) dobu trvania zmluvy, a možnosti odstúpenia od zmluvy,

f) výlučnosť resp. nevýlučnosť licencie,

g) využívanie (nevyužívanie) predmetu licencie poskytovateľom,

h) poskytovanie sublicencie,

i) poskytovanie podkladov, informácii a odbornej pomoci,

j) zlepšenia a zdokonaľovania

k) sankcie za porušenie licenčných podmienok, dodržiavanie kvality technologických a iných postupov,

l) súčinnosť pri porušovaní práv tretími osobami, riešenie sporov

m) dojednanie reklamy,

n) utajovanie, záruky a zodpovednosť,

o) voľba práva.

Ad a) : V zmluve je potrebné presne určiť, k akému predmetu priemyselného vlastníctva sa poskytuje licencia. Ak ide o licenciu na patent, úžitkový vzor, dizajn, topografiu polovodičového výrobku, ochrannú známku treba uviesť jeho názov a číslo pod ktorým je zapísaný v registri patentov na Úrade priemyselného vlastníctva SR. Tu je predmet licencie daný rozsahom ochrany, ktorá sa na daný predmet priemyselného práva vzťahuje. Predmetom licenčnej zmluvy môžu byť aj viaceré predmety priemyselného vlastníctva

Predmetom licenčnej zmluvy však môžu byť aj také riešenia, pokyny, postupy či spôsoby, ktoré sa poskytujú nad rámec patentu, či úžitkového vzoru ale aj dizajnu. Môže ísť aj o know-how. V takomto prípade je potrebná presná ich špecifikácia čo je dôležité jednak z hľadiska posúdenia, či ich nadobúdateľ dodržiaval, ale aj pre posúdenie zodpovednosti za škodu, ktorá v dôsledku využívania môže nastať.

Premetom licenčnej zmluvy môžu byť aj predmety priemyselného vlastníctva prihlásené k ochrane. V takom prípade je potrebné uviesť číslo prihlášky, pod ktorým je zapísaná v príslušnom registri. V takýchto prípadoch by si mali zmluvné strany dohodnúť, aký bude postup, aké dôsledky bude mať skutočnosť že sa

V zmluve možno dohodnúť čo v prípade, ak sa ochrana zruší. To môže byť aktuálne, ak je predmetom licencie úžitkový vzor. V zmluve je potrebné dojednať aj otázky udržiavania priemyselnoprávnej ochrany v platnosti, najmä platenie udržiavacích správnych poplatkov. Pri úžitkových vzoroch, dizajnoch a ochranných známkach je potrebné dojednať aj otázky predĺženia platnosti ochrany, prípadne sankcie za porušenie povinnosti podať žiadosť o predĺženie platnosti úžitkového vzoru, zapísaného dizajnu alebo žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky.

Ak je predmetom licenčnej zmluvy logo, je potrebné k zmluve priložiť jeho vyobrazenie. Poskytovateľ by mal v zmluve prehlásiť, že mu patria práva na toto logo, že je oprávnený s ním disponovať a že zodpovedá za nároky, ktoré by si tretie osoby uplatňovali ohľadne loga v súvislosti s porušením ich práv. Logo je spravidla autorským dielom a preto by poskytovateľ (ak nie je sám autor) v zmluve uviesť, že má vysporiadané práva s autorom.

Ak je predmetom zmluvy know-how, je potrebné ho v zmluve, alebo v prílohe k nej, popísať, aby bolo zrejmé v čom spočíva. Rovnako by mal poskytovateľ v zmluve prehlásiť, že mu know-how patrí a že má právo s ním nakladať.

Súčasťou určenia predmetu licencie môžu by napríklad aj požiadavky (záruky) na kvalitu výrobkov, ktoré sa budú vyrábať na základe licencie.

Ad b) : V licenčnej zmluve je potrebné uviesť rozsah, v akom sa môže predmet priemyselného vlastníctva využívať. Rozsahom treba rozumieť predovšetkým intenzitu využívania licencie, ako je napríklad počet výrobných liniek, na ktorých možno využiť licenciu, počet závodov, ktoré ich môžu využívať alebo množstvo výrobkov, ktoré možno na základe licencie vyrobiť, či odpredať, K rozsahu licencie patrí ja určenie množstva výrobkov, ktoré možno do určitých krajín vyvážať.

K rozsahu licencie možno zaradiť aj to, či sa na určité teritórium poskytuje licencia výlučná alebo nie.

Ad c) : Určenie územia, na ktorom môže nadobúdateľ licenciu využívať je vlastne určenie územného rozsahu licencie. Je potrebné rozlišovať územia, na ktorých možno licenciu využívať a územia, na ktoré možno vyvážať výrobky vyrábané a označované na základe licencie.

Ad d) : Odplata za poskytnutie licencie má charakter ceny. Ide o cenu licencie, ktorej výška závisí od dohody zmluvných strán. Odmena sa môže uhradiť jednorazovo, alebo ako opakujúce sa plnenie (napríklad raz ročne), alebo ich kombináciou. Cena licencie sa však môže určovať aj na základe dosiahnutého zisku alebo dosiahnutého obratu a pod.. Cena licencie sa môže určiť aj kombinovane, a to pevnou čiastkou a čiastkou vypočítanou na základe dosiahnutého zisku či obratu.

Ad e) : Licenčnú zmluvu možno uzavrieť na dobu určitú, alebo na dobu neurčitú. Ak je uzavretá na dobu neurčitú je potrebné v zmluve dohodnúť dĺžku výpovednej lehoty začiatok jej plynutia. Ak sa v zmluve nedohodne inak, platí v zmysle §515 OBZ, že výpovedná lehota je ročná a začína plynúť od konca kalendárneho mesiaca, v ktorom bola výpoveď doručená druhej strane.

V zmluve možno dohodnúť aj iné spôsoby ukončenia zmluvy, najmä možnosť odstúpenia. Odstúpenie možno podmieniť porušením povinností, najmä pokiaľ ide o dodržiavanie licenčných podmienok, kvality výrobkov a pod.

Ad f) : Licenčná zmluva (licencia) môže byť buď výlučná alebo nevýlučná. Výlučnosť môže byť vnímaná absolútne (neposkytnutie nikomu inému), al e- bo relatívne (neposkytnutie nikomu inému na určitom území). Ak má ísť o výlučnú licenciu musí sa to v zmluve uviesť, inak platí, že poskytovateľ môže udeliť licenciu aj iným osobám (§511 ods. 1 OBZ).

Ak sa v licenčnej zmluve nedohodne, že poskytovateľ nemá právo využívať príslušný predmet licencie po dobu trvania licenčnej zmluvy, tak zo zákona platí, že toto právo má (§ 511 ods.1 OBZ).

Ad g) : Pre niektoré licencie bude typické nie len právo na využívanie predmetu licencie ale aj povinnosť. Bude tomu tak napríklad pri licencii na ochrannú známku, kde je podmienkou udržania práv k ochrannej známky aj jej používanie.

Ad h) : Poskytovanie sublicencie musí byť v zmluve dohodnuté, inak nadobúdateľ nie je oprávnený prenechať výkon práva vyplývajúci z licenčnej zmluvy tretím osobám. Podmienky, za ktorých možno sublicenciu udeliť, môžu byť dohodnuté v licenčnej zmluve, prípadne poskytovateľ si môže vyhradiť, že k účinnosti uzavretej sublicenčnej zmluvy sa vyžaduje jeho súhlas.

Ad i) : V zmluve možno dojednať aj odovzdanie podkladov (technickej dokumentácie) a informácii, ktoré sú potrebné na výkon poskytnutých práv, či podmienky (maximálnu dobu, počet zamestnancov a odmenu) pre poskytnutie technickej pomoci zo strany zamestnancov poskytovateľa. V prípade potreby je možné v zmluve dohodnúť aj podmienky pre zaškolenie zamestnancov nadobúdateľa. Môže ísť o jednorazovú alebo opakovanú činnosť.

Ad j) : V prípade, ak sa uzatvárajú licenčné zmluvy na dlhšiu dobu, môže počas ich platnosti dôjsť k novým poznatkom smerujúcim k zlepšeniu, zdokonaleniu predmetu licencie. Môže k tomu dôjsť v dôsledku vývojových prác ako zo strany poskytovateľa, tak aj zo strany nadobúdateľa.

V zmluve možno dohodnúť ako sa budú tieto informácie vzájomne poskytovať, prípadne ako sa bude postupovať, ak výsledky zlepšenia či zdokonalenia sa budú môcť priemyselnoprávne chrániť.

Ad k) : V zmluve možno dohodnúť sankcie za porušenie licenčných podmienok, dodržiavanie kvality technologických a iných postupov. Jednou zo sankcii, ako sme uviedli vyššie, môže byť aj odstúpenie od zmluvy.

Ad l) : Ak nadobúdateľa obmedzujú vo výkone príslušného práva iné osoby alebo ak zistí, že iné osoby toto právo porušujú, je povinný bez zbytočného odkladu podať o tom správu poskytovateľovi. Poskytovateľ je povinný bez zbytočného odkladu urobiť potrebné právne opatrenia na ochranu výkonu práva nadobúdateľa. Pri týchto opatreniach je nadobúdateľ povinný poskytnúť poskytovateľovi potrebné spolupôsobenie (§514 OBZ). V takých prípadoch je poskytovateľ povinný žalovať rušiteľa výkonu práva, pričom nadobúdateľ je povinný poskytnúť dôkazné prostriedky o protiprávnom konaní tretej osoby a spolupôsobiť v konaní pred súdom.

Ad m) : V niektorých licenčných zmluvách, najmä tých, predmetom ktorých je ochranná známka alebo výroba a predaj tovarov, možno dojednať aj spôsob a podmienky pre zabezpečenie reklamy.

Ad n) : Z ustanovenia § 513 OBZ pre nadobúdateľa vyplýva povinnosť utajovať poskytnuté podklady a informácie pred tretími osobami. Zmluvné strany si v zmluve môžu dohodnúť sankcie pre prípad porušenia tejto povinnosti. Skutočnosti, ktoré musia byť utajené, môžu byť v zmluve označené ako obchodné tajomstvo poskytovateľa.

Súčasťou licenčných podmienok môže byť aj poskytovanie záruk zo strany poskytovateľa licencie na predmet licencie, a jeho záväzok odstrániť za dohodnutých podmienok vady, ktoré sa pri využívaní vyskytnú.

Predmet licencie je vadný, keď nie je technicky (odborne) realizovateľný za podmienok uvedených v zmluve, alebo keď nemá parametre (vlastnosti) v zmluve uvedené. Ak má predmet licencie vadu či vady, má nadobúdateľ právo na ich bezplatné odstránenie , alebo na zľavu z ceny licencie. Ak má predmet licencie takú vadu, ktorá neumožňuje jeho využitie resp. použitie na dohodnutý účel (neumožňuje sa jeho funkcia) a ktorá sa nedá odstrániť v lehote primeranej tomuto účelu, má nadobúdateľ právo odstúpiť od zmluvy. Tieto ustanovenia sa majú v licenčnej zmluve výslovne uviesť.

Ad o) : V licenčných zmluvách s cudzím prvkom je potrebné dohodnúť, podľa akého právneho priadku (akej krajiny) sa zmluva bude riadiť. Dôležité to bude z hľadiska riešenia tých otázok, ktoré výslovne v zmluve upravené nie sú.

Na záver tejto state treba upozorniť, že pokiaľ ide o licenčnú zmluvu na logo, vzhľadom nato, že môže byť autorským dielom, bude potrebné dbať, aby po- skytovateľ licencie (pokiaľ to nebude sám autor) mal vysporiadané autorské práva s autorom.

Na záver tejto časti treba uviesť, že práva na použitie predmetu duševného vlastníctva sa môžu zabezpečiť aj na základe iných než výslovne pomenovaných licenčných zmlúv. Pôjde spravidla o zmiešané zmluvy, ale aj o nepomenované zmluvy, ktoré budú obsahovať aj dojednania týkajúce sa práv na využívanie či používanie predmetu duševného vlastníctva. Najčastejšie pôjde o zmluvy o dielo, podľa Občianskeho zákonníka (§ 631 a nasl.), v ktorej sa spravidla dojednávajú licenčné podmienky na použitie vytvoreného diela, ktoré ako celok, alebo jeho časť je chránené podľa autorského zákona, alebo podľa Obchodného zákonníka (§ 536 a nasl.), kde okrem práv na používanie autorského diela sa spravidla dojednávajú aj práva na používanie vytvorených predmetov priemyselného vlastníctva. V tejto súvislosti treba upozorniť na § 558 Obchodného zákonníka, ktorý zakotvuje „zákonnú licenciu“ na použitie tých predmetov zmlúv o dielo, ktoré sú chránené právami duševného vlastníctva tak, že tieto predmety duševného vlastníctva je objednávateľ oprávnený použiť, ale len na účel, vyplývajúci zo zmluvy o dielo. Použitie nad rámec účelu zmluvy o dielo musí byť osobitne dojednané. V § 559 Obchodný zákonník ustanovuje zodpovednosť zhotoviteľa, a teda aj poskyto- vateľa práva na použitie, za porušenie práv z duševného vlastníctva tretích osôb. To môže nastať v prípade, ak zhotoviteľ pri zhotovení diela neoprávnene použije

B. Franšízové zmluvy

Franšíza (franchising) je označenie určitého typu spolupráce medzi podnikateľmi v oblasti výroby, predaja, poskytovania služieb alebo distribúcie. Ide o obchodnú (podnikateľskú) metódu. Na základe franšízových zmlúv sa vytvára systém úzkej spolupráce v rámci budovania siete výrobcov, distribútorov či poskyto- vateľov služieb. Z ekonomického hľadiska sa franšíza označuje ako metóda výroby a distribuovania tovarov a služieb pomocou nezávislých výrobcov a obchodníkov, ktorí vykazujú spoločnú identitu voči verejnosti resp. spotrebiteľom.

V našom právnom poriadku nie sú zmluvy o franšíze výslovne upravené. Ide teda o zmluvu nepomenovanú, atypickú, ktorá býva pomerne rozsiahla a komplikovaná, nakoľko upravuje mnohé obchodné, výrobné, distribútorské a ekonomické a právne otázky medzi jej subjektmi. Franšízová zmluva je zmluvou kombinovanou. Významnú časť franšízovej zmluvy tvoria otázky práva duševného vlastníctva. Z tohto hľadiska jej základom je najčastejšie licenčná zmluva na ochrannú známku, dizajn, na predmety chránené autorským právom. Dôležitou súčasťou franšízových zmlúv je aj poskytnutie práv na know- how, t.j. na využívanie skúsenosti, poznatkov a vedomosti poskytovateľa, ktoré v súvislosti s týmto podnikaním získal. Pretože na obchodné meno nemožno poskytnúť licenciu, tak vo franšízových zmluvách sa môže dať súhlas na zápis zhodného obchodného mena. Väčšinou je ochranná známka zhodná s kmeňom obchodného mena. Na franšízovú zmluvu, resp. na jej časť, týkajúcu sa práva duševného vlastníctva bude potrebné aplikovať ustanovenia Obchodného zákonníka o licenčnej zmluve ako aj ustanovenia osobitných právnych predpisov (priemyselnoprávnych a autorskoprávnych), ktoré sa týkajú licenčných zmlúv.

Franšízová zmluva ako celok sa nezapisuje do registra, ale ak jej súčasťou je poskytnutie licencie na také predmety priemyselného vlastníctva, pri ktorých osobitné predpisy zápis vyžadujú, je potrebné poskytnutie licencie zapísať do príslušného registra. To platí v prípade, ak franšízová zmluva obsahuje licenciu na používanie ochrannej známky, či využívanie vynálezu chráneného patentom, úžitkový vzor, alebo zapísaný dizajn. Franšízovou zmluvou sa upravujú vzťahy medzi nezávislými podnikateľskými subjektmi. Subjekty tejto zmluvy označujeme ako poskytovateľa (franšízor) a nadobúdateľa (franšízant).

Franšízové zmluvy obsahujú mnohé ekonomické a marketingové ukazovatele a činitele. Ide o zmiešanú zmluvu, ktorá je tvorená viacerými typmi. Nás bude táto zmluva zaujímať iba z pohľadu práva duševného vlastníctva.

Za základné znaky tej časti franšízovej zmluvy, ktorá sa týka práv duševného vlastníctva možno považovať:

a) poskytovateľ poskytuje nadobúdateľovi súčasne práva na používa nie viacerých predmetov duševného vlastníctva (najmä ochranné známky, logá, zapísané dizajny, autorské diela, know-how,), ako aj právo na používanie sloganov (ak nie sú chránené ako ochranné známky, spôsoby propagácie a reklamy.

b) nadobúdateľ sa zaväzuje používať tieto predmety duševného vlastníctva, podľa jednotného marketingového plánu, resp. systému, ktorý je v prevažnej miere predpísaný poskytovateľom,

c) práva k predmetom duševného vlastníctva sa poskytujú pre určené územie, na ktorom môže nadobúdateľ realizovať práva zo zmluvy, prípadne možno dohodnúť aj výlučnosť jeho práv na tomto území,

d) v zmluve sa dohodne doba platnosti zmluvy a spôsoby jej ukončenia výpoveďou alebo odstúpením,

e) nadobúdateľ sa zaväzuje za poskytnuté práva platiť dohodnutým spôsobom,

f) nadobúdateľ sa zaväzuje dodržiavať licenčné podmienky, najmä požiadavky na kvalitu tovarov alebo služieb, čo poskytovateľ neustále kontroluje,

g) v zmluvách s medzinárodným prvkom treba dohodnúť voľbu práva.

Stručne by sme tú časť franšízovej zmluvy, ktorá sa týka práva duševného vlastníctva mohli charakterizovať ako dohodu, na základe ktorej sa nadobúdateľovi poskytujú práva na vykonávanie podnikateľskej činnosti na dojednanom území a po dohodnutú dobu, pod rovnakým označením aké používa poskytovateľ, práva na využívanie a používanie predmetov duševného vlastníctva (chránených autorským právom, právami priemyselného vlastníctva), práva na využívanie know-how, loga a sloganov a nadobúdateľ sa zaväzuje dodržiavať licenčné podmienky a zaplatiť cenu licencie.

Aj v franšízových zmluvách možno dohodnúť utajenie niektorých skutočností a to aj formou obchodného tajomstva. Nadobúdateľ musí tento záväzok plniť aj vo vzťahu k svojim zamestnancom.

Franšízové zmluvy sa často dojednávajú ako zmluvy výlučné, čo znamená, že sa poskytovateľ zaväzuje, že na určitom (v zmluve vymedzenom) teritóriu neposkytne rovnaké práva iným osobám.

Ak sa dojednáva táto zmluva na dobu neurčitú, je potrebné dojednať výpovednú dobu. Samozrejme, v zmluve sa môžu dojednať aj podmienky, za ktorých je možné od zmluvy odstúpiť. Takýmito dôvodmi je najčastejšie nezaplatenie dojednaných tzv. franšízových poplatkov, alebo nedodržanie iných povinnosti. Franšízové zmluvy sú zmluvy odplatné. Spôsob odplaty sa stanovuje rôzne. Môže sa dojednať jednorazový poplatok za poskytnutie franšízy. Ďalej sa môžu dojednať tzv. bežné franšízové poplatky (spravidla polročné alebo ročné), a to pevnou čiastkou alebo stanovením určitého percenta z obratu.

Poskytovateľ sa v zmluve môže zaviazať poskytnúť rôzne výrobné a/alebo obchodné postupy a potrebnú technickú dokumentáciu. V súvislosti s prípravou podniku, resp. prevádzky môže sa zaviazať zaškoliť pracovníkov nadobúdateľa.

Ako sa už uviedlo, súčasťou franšízových zmlúv je aj poskytovanie práv k predmetom priemyselného vlastníctva, a preto sa v zmluve musí poskytovateľ zaviazať zabezpečiť udržovanie ochrany priemyselných, ale aj iných práv, ktoré sú predmetom zmluvy.

Nadobúdateľ sa spravidla zmluvou zaväzuje vyrábať a/alebo predávať výrobky v súlade s dojednaným postupom, a v dojednanej kvalite, resp. poskytovať služby určitej úrovne, V zmluve je možné dojednať aj spôsob informovania poskytovateľa o skutočnostiach súvisiacich s predmetom zmluvy. V zmluve možno nadobúdateľa zaviazať informovať poskytovateľa o porušení poskytnutých práv duševného vlastníctva tretími osobami.

Franšízové zmluvy sú spravidla s cudzím prvkom, preto je potrebné dohodnúť, akým právom sa bude zmluva riadiť.

Pri dojednávaní franšízovej zmluvy je potrebné dbať, aby nedošlo k porušeniu súťažného práva, a ďalej aby sa v zmluve dojednali otázky daňové, devízové, prípadne aj colné otázky a napokon aj otázky ochrany spotrebiteľa.

5. Poznámka k rekodifikačným zámerom vo vzťahu k licenčným zmluvám

V legislatívnom zámere nového občianskeho zákonníka Slovenskej republiky schváleným Vládou SR v roku 2008 sa počíta s tým, že by nový občiansky zákonník mal obsahovať aj úpravu licenčnej zmluvy. Podľa tohto legislatívneho zámeru sa bude vychádzať zo znenia platného Obchodného zákonníka, nakoľko v ňom obsiahnutá právna úprava je zaužívaná a pri aplikácii jej ustanovení nevykazuje problémy. Ďalej sa v legislatívnom zámere uvádza, že bude potrebné zvážiť, či sa má vťahovať len na predmety priemyselného vlastníctva, alebo aj na iné predmety duševného vlastníctva.

Som toho názoru, že občiansky zákonník by mal upravovať licenčnú zmluvu ako všeobecný zmluvný typ pre akékoľvek predmety duševného vlastníctva. Z tohto názoru potom vyplýva ďalej, že sa nevystačí s prevzatím doterajšej úpravy licenčnej zmluvy v Obchodnom zákonníku. Samostatná úprava franší- zovej zmluvy nie je potrebná, nakoľko ide o zmluvu kombinovanú, ktorej významnú časť tvorí licenčná zmluva na predmety duševného vlastníctva.

V Českej republike návrh nového občianskeho zákonníka obsahuje úpravu licenčnej zmluvy (oddiel 5, II. Hlavy, štvrtej časti je nadpísaný „Licence“), pričom obsahuje všeobecné ustanovenia, ďalej osobitné ustanovenia pre licenciu k predmetom chráneným autorským zákonom a osobitné ustanovenia pre licenčnú zmluvu nakladateľskú.

Autor
prof. JUDr. Peter Vojčík CSc.

Zdroj
https://www.upjs.sk/public/media/1084/Zbornik_23.pdf